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Carta Aberta da RMPI à Consulta Pública nº 02/2017 (Backlog de Patentes)

Publicado em

ILMO. SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

Referência: Consulta Pública nº 02/2017.

01. Da Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI)
A Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI) é uma associação sem fins lucrativos que apoia as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) do Estado de Minas Gerais na área de propriedade intelectual e de gestão da inovação, fortalecendo o desenvolvimento da proteção do conhecimento científico e tecnológico no Estado.

Nossa missão é difundir e implementar a política de Propriedade Intelectual, de Transferência de Tecnologia e de Inovação, visando ao desenvolvimento e ao fortalecimento da proteção e transferência do conhecimento científico e tecnológico no Estado de Minas Gerais por meio do apoio às instituições científicas e tecnológicas do Estado.

Atuamos nas ICTs de Minas auxiliando na definição de políticas de proteção intelectual, na implantação dos núcleos de inovação tecnológica, na capacitação de recursos humanos para atuarem na gestão da proteção do conhecimento e na transferência de tecnologia. Além disso, a RMPI promove eventos com o intuito de discutir e disseminar o aprendizado de temas relativos à propriedade intelectual, evidenciando a relevância deste assunto para as ICTs, para o Estado de Minas Gerais e para a sociedade brasileira.

02. Da Consulta Pública.
Trata-se de consulta pública realizada pela Presidência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em conjunto com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, que tem por assunto a proposta de norma para implantação de procedimento temporário simplificado de deferimento de pedidos de patente.

03. Da violação dos tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual dos quais o Brasil é signatário.
Como é sabido, o Brasil é signatário do acordo internacional conhecido como “TRIPS” (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), em português “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/1994.

O referido instrumento internacional traz em sua Seção 5, artigo 27, os requisitos obrigatórios para uma invenção ser considerada patenteável, quais sejam: ser nova, envolver um passo inventivo e ser passível de aplicação industrial. Outros requisitos são também mencionados, mas abordados como facultativos pelo texto do referido decreto, sendo alguns deles adotados pelo Brasil.

Dessa forma, os referidos requisitos de patenteabilidade devem ser observados e verificados para a concessão dos pedidos de patente, sob pena de se negar vigência ao referido tratado. Assim, por ser o INPI a autoridade técnica brasileira para a análise de patenteabilidade, sendo inclusive autoridade de busca da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, cabe ao referido Instituto verificar a adequação das invenções aos requisitos de patenteabilidade internacionalmente consagrados.

Ocorre que, de acordo com o procedimento simplificado proposto pelo INPI, a análise do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade por aqueles pedidos contemplados pelo referido procedimento não será cumprida, e, portanto, não se estará realizando a adequada avaliação dos requisitos que conferem e justificam a concessão de um direito de exclusividade temporário sobre uma tecnologia. Poderão ser concedidas patentes para invenções que sequer poderiam ser patenteadas, em discordância com os requisitos instituídos pelo referido tratado e do PCT (Patent Cooperation Treaty), que restariam violados. Portanto, o procedimento simplificado esvazia por completo o sentido do sistema internacional e nacional de patentes.

04. Da inconstitucionalidade da referida proposta de norma.
Sabe-se que uma das contrapartidas de um privilégio sobre uma invenção por meio da concessão da patente é a real contribuição desta invenção para o desenvolvimento científico e econômico. Além disso, como se lê no art. 5º, inciso XXIX da CF/88, também é preciso que se tenha em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

art. 5º.
inciso XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Atualmente, aproximadamente 80% dos pedidos de patente de invenção depositados por ano no Brasil são depositados por não residentes*. Sendo assim, caso o procedimento simplificado seja implementado, os títulos de privilégios de invenção provavelmente seguirão a proporção de 80% pertencentes a titulares não residentes em detrimento dos demais titulares. Desse modo, os titulares não residentes de patentes concedidas pelo procedimento simplificado, inclusive as multinacionais, poderão aumentar sua influência e poderio econômico no mercado brasileiro, garantindo-lhes uma reserva de mercado ainda mais expressiva sem ter havido a análise do mérito dessas patentes concedidas para justificar este desfavorecimento à atividade empresarial e inovativa brasileira de proporções desconhecidas.

Ademais, com a ciência da possibilidade de adoção deste mecanismo para a economia brasileira, denominado procedimento simplificado, é muito provável que o número de depósitos por depositantes não residentes antes da aprovação da norma que permite o procedimento simplificado cresça muito diante da possibilidade de concessão da patente sem análise, de forma completamente desproporcional ao crescimento de depósitos nesta mesma época em relação à minoria de titulares não residentes, especialmente na atual situação de crise econômica e financeira em que se encontra o país. Tal situação poderá aumentar ainda mais o número de privilégios estrangeiros sobre o mercado brasileiro e desestimular de forma sem precedentes o empreendedorismo e a inovação nacional.

Dessa forma, restará impactado e comprometido o desenvolvimento econômico brasileiro, porquanto várias fatias de mercado estarão dominadas por não residentes, e dentre eles, várias multinacionais. Assim, como a patente não mais trará consigo a contrapartida de contribuir para o desenvolvimento econômico, com o referido procedimento simplificado se estará negando vigência ao art. 5º, inciso XXIX da CF/88, de forma que a norma instituidora do referido procedimento nascerá eivada do vício da inconstitucionalidade.

*Apesar de os pedidos de patente de modelo de utilidade serem em sua grande maioria de residentes, em número eles somam menos de 10% do número de depósitos de patentes de invenção.

05. Da ilegalidade perante a Lei º 9.279/96.
A Lei 5.648/1970, que cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, traz como finalidade principal do INPI a de “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica (…).

Assim, ao conceder uma patente sem realizar a análise de patenteabilidade dos pedidos, principalmente no que toca à análise dos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º e 9º da LPI), como proposto no procedimento simplificado, o INPI estaria deixando de cumprir e executar a Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial. Por consequência, ao não realizar a análise de patenteabilidade, o INPI estaria descumprindo com a sua função técnica, fugindo de uma das finalidades para as quais foi criado, em violação, também, à Lei 5.648/1970.

Referido entendimento é confirmado pela análise de outros dispositivos legais da Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial – LPI. Um exemplo é o art. 35 da LPI, que determina que em sede de exame técnico será emitido parecer sobre a patenteabilidade do pedido, dentre outros casos:

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:
I – patenteabilidade do pedido;
(…)

Dessa forma, pela leitura do referido dispositivo, e tendo em vista ser o INPI a autoridade técnica para executar a análise de patenteabilidade prevista na LPI, conclui-se que deve haver a adequada análise dos requisitos de patenteabilidade dos pedidos de patente submetidos ao INPI, com a emissão de parecer pela referida Autarquia, bem como das respectivas exigências para a adequação do pedido ao que for exigido pelo r. Examinador. Dessa forma, ao não se realizar a análise de patenteabilidade dentro do procedimento simplificado de exame, restaria inobservado também o artigo 35 da LPI.

Adicionalmente, dispõe a LPI em seu art. 37 que “concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente”. Dessa forma, ao se interpretar a referida lei, vê-se que para que a decisão que concede o pedido de patente seja publicada e, por consequência, para que a carta patente seja expedida, deve ser concluído o exame técnico do pedido por parte do INPI, exame técnico este que inclui a análise de patenteabilidade. Assim, o procedimento simplificado de deferimento de patentes proposto estaria violando o art. 37 da LPI ao não analisar o exame técnico necessário para o deferimento ou indeferimento dos pedidos de patente.

Assim, dado o dever do INPI de executar a LPI, o que inclui a realização de análise de patenteabilidade em sede de exame técnico para o deferimento dos pedidos de patente, entendemos que o referido procedimento simplificado não pode vir a ser adotado, de forma que a norma sob consulta não pode vir a ser editada e vigorar, sob pena de padecer de vícios na sua legalidade.

06. Da nulidade das patentes concedidas sob o referido procedimento.
Outro ponto a ser levantado é que as patentes concedidas com base no procedimento simplificado para o deferimento de patentes seriam nulas. Isso porque, de acordo com art. 46 da LPI, são nulas as patentes concedidas contrariando as disposições legais da própria LPI, e como visto anteriormente, a proposta de norma que implementa o procedimento simplificado vai de encontro a uma série de dispositivos do referido diploma legal que regula os direitos de propriedade industrial.

Dessa forma, como o procedimento simplificado, ao não prever a análise do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, e dessa forma, não cumprir com o exame técnico necessário para o deferimento dos pedidos de patente, contraria a Lei da Propriedade Industrial – LPI, os pedidos de patente concedidos sob a égide do procedimento simplificado nasceriam eivados de nulidade, e, portanto, seriam nulos de pleno direito. Com isso, a nulidade de tais pedidos de patente poderia ser suscitada por terceiros ou de ofício, tanto no âmbito administrativo perante o INPI, quanto no âmbito judicial, o que acabaria por inviabilizar a fruição dos direitos patentários.

07. Das consequências da adoção do procedimento simplificado em questão.
Primeiramente, sem que haja a adequada análise dos requisitos de patenteabilidade, algumas invenções não patenteáveis de acordo com os requisitos legais da LPI poderão ter seus pedidos de patente deferidos. Como exemplo, pensa-se ser possível que um pedido de patente de uma tecnologia que já existe possa obter outra carta patente. Outro exemplo é o de que um pedido que esteja fora do período de graça e já tenha sido amplamente divulgado possa também ser deferido.

Dessa forma, a possibilidade de concessão do pedido de patente para invenções não patenteáveis traz uma grande insegurança jurídica. Isso porque pairará a dúvida sobre a patenteabilidade dos pedidos de patente deferidos por meio do procedimento simplificado, porquanto não se terá a adequada análise técnica do INPI endossando o deferimento do pedido ou a concessão da carta patente. Dessa forma, será emitido um documento oficial de lastro questionável, porquanto pode conferir a patente para invenções que não cumprem os requisitos de patenteabilidade necessários para a fruição do direito de privilégio.

Diante desse cenário de insegurança jurídica, poderão advir como consequência o crescimento dos processos administrativos de nulidade das patentes e o aumento da judicialização dos processos que tenham por objeto a discussão sobre os direitos patentários.

Em razão da grande demora dos processos judiciais no Brasil e pelo acúmulo de processos de nulidade que serão iniciados no INPI, o procedimento simplificado que, em tese, seria adotado para combater o backlog pela via da simplificação do “exame” dos pedidos de patente poderá, na realidade, gerar maiores atrasos para a fruição dos direitos patentários, que podem vir a superar o tempo de 10 anos para a concessão dos pedidos estimado pelo próprio INPI no caso do processo regular de exame.

Ademais, impende mencionar o impacto financeiro que advirá aos usuários do sistema ao se implantar a referida norma, porquanto, para que os pedidos de patente sejam admitidos no procedimento simplificado, dever-se-á requerer a publicação antecipada do pedido bem como deve ser realizado o respectivo pedido de exame (o qual na realidade não ocorrerá) para todos os pedidos que se escolha passar pelo procedimento simplificado. Soma-se a isso o aumento da anuidade após a concessão da patente, o que importará em grandes gastos para os titulares em um curto espaço de tempo, sem conferir a segurança jurídica de uma patente concedida pelo procedimento habitual.

Apesar da insegurança jurídica que paira sobre este tipo de procedimento, é claro que o desejo do titular de um pedido de patente é ter a sua patente concedida para ter o seu valor aumentado. Contudo, diante da situação financeira crítica pela qual as Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT brasileiras vem passando, que enfrentam contingenciamento e redução dos seus recursos financeiros, diversas ICTs se veriam obrigadas a não aderir ao procedimento simplificado de deferimento de pedidos, por não ter os recursos necessários para suportar, no momento, os gastos com a antecipação da publicação, com os pedidos de exame e com as anuidades de todos os pedidos que poderiam ser concedidos se entrarem em tal procedimento. Por esse mesmo motivo, a adesão ao procedimento se tornaria inviável para uma grande parcela dos depositantes brasileiros o que, mais uma vez, favoreceria os depositantes não residentes.

08. Conclusão.
Portanto, o procedimento simplificado não engloba em si nenhuma análise de mérito das invenções, mas as reconhece como invenções merecedoras de um direito de exclusividade temporária. O sistema de patentes sempre foi um sistema atributivo de direito, e não declaratório. Por isso, como visto acima, a proposta apresentada de procedimento simplificado esvazia por completo o sentido do sistema internacional e nacional de patentes. Em outra perspectiva, as consequências do procedimento seriam desastrosas não somente para a economia brasileira, mas também afetariam enormemente a credibilidade nacional e internacional do INPI, bem como sobrecarregariam o poder judiciário em razão da judicialização das inevitáveis ações no sentido de conferir através dos tribunais se a patente concedida pelo procedimento simplificado faz jus ou não ao direito de exclusividade.

À vista do exposto, entendemos que a referida proposta de norma não deve ser implantada por contrariar os principais tratados internacionais de propriedade intelectual vigentes, por ser inconstitucional, por ser ilegal, além de não ser viável a adoção do referido procedimento simplificado, porquanto o benefício dele advindo, qual seja, o de acabar com o backlog de pedidos de patentes não se mostra sustentável diante dos prejuízos que podem advir da adoção de tal procedimento.

09. Propostas
Entendemos que é imprescindível diminuir o backlog do INPI. Desse modo, a fim de tentar colaborar com a solução do problema em referência, apresentamos abaixo algumas propostas de atuação do INPI:

Uma das estratégias já utilizadas por outros escritórios nacionais para reduzir o backlog é o estabelecimento de acordos de cooperação que possibilitam o compartilhamento de dados de busca, reduzindo a duplicação de esforços para a análise dos pedidos. A decisão da concessão do direito de patente pode ser tomada respeitando a legislação vigente de cada nação, apenas utilizando esses documentos para facilitar o trabalho do examinador.

Outra estratégia seria terceirizar temporariamente o procedimento de busca de anterioridade, como já foi realizado pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e pelo Japan Patent Office (JPO).

Sabemos que já existem projetos piloto de cooperação para exame de pedidos de patente entre o INPI e o escritório nacional americano, japonês e dos países do PROSUL (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai). Também temos conhecimento de que a possibilidade de contratação temporária de pessoal pelo INPI para solucionar o problema do backlog já foi considerada anteriormente, chegando a ser implementada pela Medida Provisória 2014-4, de 28 de março de 2000, e suspensa por decisão do STF em 6 de abril de 2000. Porém, se os acordos de cooperação forem ampliados para contemplar um maior número de campos técnicos e se contratações temporárias de examinadores for possível, o backlog do INPI poderia ser solucionado de forma eficaz, causando menos impactos negativos para o país do que a presente proposta de processo simplificado.

Ademais, dentre esses examinadores temporários, seria possível pensar nos doutores que se interessem na contratação temporária ou na concessão de bolsas para pós-doutorado trabalhando no exame de pedidos de patente de sua área do conhecimento.

Outra possibilidade seria o estabelecimento de uma cooperação do INPI do Brasil com o INPI de Portugal, que tem a mesma língua como facilitador. 

COORDENAÇÃO DA REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Prof. Rodrigo Gava (RMPI-UFV)
Prof. Gilberto Medeiros Ribeiro (RMPI-UFMG)